Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-05-2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:1319 BA6818, C0600424

t e g e n :

als vervolg op het incidenteel arrest van dit hof van 10 oktober 2006 inzake het hoger beroep van het door de rechtbank 's-Hertogenbosch tussen partijen onder zaaknummer 136827/KG ZA 06-11 gewezen vonnis in kort geding van 16 februari 2006.

6. Het verdere verloop van het proces

7. De grieven

In het principaal appel en in het incidenteel appel

Voor de exacte inhoud van de grieven verwijst het hof naar de appeldagvaarding en de memorie van grieven in het incidenteel appel. Met deze grieven wordt het geschil in volle omvang aan het hof ter beoordeling voorgelegd.

8. De beoordeling

In het principaal appel en in het incidenteel appel

8.2 In dit kort geding stelt [geïntimeerde] zich op het standpunt dat de reclamecampagne van [appellanten] voor [merk 3] misleidend is en daardoor jegens haar onrechtmatig. [appellanten] wekt de suggestie dat [merk 2] [merk 1] en [merk 3] identieke producten zijn, terwijl dat niet het geval is. Volgens [geïntimeerde] wordt bij het relevante publiek door de aanpak van [appellanten] onnodig verwarring gewekt (zelfde verpakking, zelfde productnummers, zelfde groene kleur van het product). Voorts maakt [appellanten] inbreuk op de merkrechten van [geïntimeerde] door in reclame uitingen het merk [merk 1] te gebruiken, aldus [geïntimeerde].

8.3 In eerste aanleg vorderde [geïntimeerde] op grond hiervan, kort gezegd, 1) staking van de gewraakte mededelingen, 2) opgave van gedane uitingen, 3) plaatsing van een rectificatie, 4) terughalen van reclamemateriaal, 5) verbod op het gebruik van de verpakkingen en 6) verbod op het gebruik van het merk [merk 1], 7) een en ander op straffe van een dwangsom. [appellanten] heeft de vorderingen gemotiveerd bestreden. Bij het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter de vorderingen in grote lijnen toegewezen, met uitzondering van onderdeel 5) en met beperking van de dwangsom en vermelding van de rechterlijke matigingsbevoegdheid terzake.

8.4 [appellanten] komt in het principaal appel op tegen de toewijzing van de vorderingen. In het incidenteel appel bestrijdt [geïntimeerde] de afwijzing van onderdeel 5) en de matiging van de dwangsommen. Tevens heeft [geïntimeerde] haar eis vermeerderd in die zin dat zij thans ook een verbod op het gebruik van dezelfde productnummers door [appellanten] vordert.

8.5 In het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter vastgesteld dat de relatieve bevoegdheid van de rechter te 's-Hertogenbosch niet langer is betwist (r.o. 4.1). Tegen deze vaststelling is geen grief gericht. Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen van [geïntimeerde], gebaseerd op haar merkrecht, kennis te nemen.

8.6 [appellanten] heeft erop gewezen dat [appellante sub 2] een vennootschap is die tot de [appellanten]-groep behoort en die zich uitsluitend bezighoudt met de distributie in Nederland van producten die door [appellanten] in de Verenigde Staten zijn vervaardigd. Met de kwestie die in deze procedure aan de orde is, heeft deze vennootschap niets te maken (appeldagvaarding punt 2.2). [geïntimeerde] heeft naar aanleiding hiervan bij het pleidooi in hoger beroep opgemerkt dat in het materiaal van [appellanten] waar de bezwaren zich tegen richten sprake is van de aanduiding '[naam]'. Met [appellanten] is het hof voorshands van oordeel dat daaruit niet kan worden afgeleid dat [appellante sub 2] bij de onderhavige kwestie is betrokken. Ook hetgeen [geïntimeerde] in dit verband verder naar voren heeft gebracht, rechtvaardigt niet de conclusie dat [appellante sub 2] daarbij betrokken is. Ten aanzien van deze vennootschap komen de vorderingen van [geïntimeerde] dan ook niet voor toewijzing in aanmerking. In hetgeen hierna volgt gaat het alleen om het handelen van [appellante sub 1].

8.7 De aard van de vorderingen van [geïntimeerde], het beëindigen van een volgens haar onrechtmatige situatie, brengt mee dat een voldoende spoedeisend belang voor een behandeling in kort geding aanwezig geacht moet worden. Het enkele tijdsverloop sinds de door [geïntimeerde] bestreden handelingen van [appellanten] is onvoldoende om daar anders over te denken. In ieder geval acht het hof het bestaan van een spoedeisend belang door [geïntimeerde] voldoende aannemelijk gemaakt, zodat aan het verweer van [appellanten] op dit punt wordt voorbijgegaan.

8.10 Verder beroept [geïntimeerde] zich bij haar bezwaren tegen het optreden van [appellanten] na de beëindiging van de samenwerking op de eerder genoemde 'sales organiser' en de daarop gebaseerde presentatie, bestemd voor de informatie aan afnemers. In de interne informatie wordt de betekenis van [geïntimeerde] voor het product geminimaliseerd en wordt aangegeven dat het enige verschil met [merk 2] [merk 1] is gelegen in de vervanging van de aanduiding [merk 1] door [naam]: "All you have to remember is [merk 2]. [merk 2]-[merk 1] is now [merk 3]". Ook in de presentatie voor extern gebruik wordt de verandering aangeduid als louter een kwestie van naamswijziging. Wanneer op een dergelijke wijze intern de communicatie naar buiten wordt begeleid, ligt het voor de hand dat deze ook in die sfeer zal plaatsvinden. Door [geïntimeerde] is voldoende aannemelijk gemaakt dat de vrees daarvoor reëel is, ook zonder dat [geïntimeerde] daarvoor (naast de omstandigheden als hiervoor bedoeld in 8.8 en 8.9) concrete praktijkvoorbeelden heeft aangedragen. Door [appellanten] is aangegeven dat niet meer op dergelijke wijze wordt opgetreden. Dat houdt enerzijds in dat het voorheen kennelijk wel gebeurde zodat de vrees van [geïntimeerde] gegrond was en anderzijds dat toewijzing van een vordering op dit punt voor [appellanten] niet bezwaarlijk behoeft te zijn.

8.12 Verder heeft [geïntimeerde] erop gewezen dat de rechtsverhouding tussen partijen werd beheerst, en voor een deel nog steeds wordt beheerst, door de samenwerkingsovereenkomst van 1993 die hiervoor in 8.1 onder f) is aangeduid. [geïntimeerde] wijst erop dat uit de bepalingen van deze overeenkomst voortvloeit dat (de rechtsopvolger van) haar wederpartij zich (ook) bij beëindiging van de overeenkomst zorgvuldig zal gedragen waar het de belangen van [geïntimeerde] aangaat en niets zal ondernemen dat deze belangen kan schaden. [appellanten] heeft bij het pleidooi in hoger beroep naar voren gebracht dat deze samenwerkingsovereenkomst in 2001 is beëindigd, waarna onderhandelingen zijn gevolgd. Over het verloop en het resultaat daarvan heeft [appellanten] evenwel niets gesteld, terwijl [geïntimeerde] heeft betwist dat de overeenkomst niet in stand is gebleven. Bij deze stand van zaken dient het ervoor gehouden te worden dat de samenwerkingsovereenkomst tot aan de opzegging ervan door [geïntimeerde] in februari 2005 tegen augustus 2005 de rechtsverhouding tussen partijen beheerst. Naar het voorlopig oordeel van het hof is op grond van hetgeen [geïntimeerde] naar voren heeft gebracht over de verplichtingen die uit de overeenkomst voor haar wederpartij voortvloeien, de conclusie gerechtvaardigd dat de wijze waarop [appellanten] heeft geopereerd daarmee niet in overeenstemming is.

8.13 Bezien tegen de achtergrond van deze samenwerkingsovereenkomst en (ook overigens) het belang van een zorgvuldige communicatie over het type producten als waar het hier over gaat, komt het hof voorshands tot de conclusie dat door [geïntimeerde] voldoende aannemelijk is gemaakt dat [appellanten] door de gewraakte uitingen jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld en dat een verbod daarop gerechtvaardigd is. Het hof deelt de conclusie van de voorzieningenrechter dat [appellanten] misleidende reclame heeft gemaakt voor haar product.

8.15 [appellanten] heeft zich bij het pleidooi in hoger beroep op het verval van het merkrecht van [geïntimeerde] beroepen. Volgens [appellanten] is dit merk ingeschreven als beeldmerk (te weten het woord [merk 1] in een bepaald lettertype) en is het gedurende geruime tijd niet meer als zodanig gebruikt. [geïntimeerde] heeft er bezwaar tegen gemaakt dat dit verweer in het laatste stadium van de procedure naar voren wordt gebracht en betwist overigens de juistheid ervan. Het hof acht het bezwaar van [geïntimeerde] gerechtvaardigd en acht dit verweer van [appellanten] tardief nu het pas bij het pleidooi in hoger beroep voor het eerst naar voren is gebracht zonder dat er enige bijzondere omstandigheid is aangevoerd waarom dit niet eerder is gedaan of gedaan kon worden.

8.16 [appellanten] heeft erop gewezen dat zij de onthoudingsverklaring van [appellanten] [geïntimeerde] van 28 september 2005 tot de hare maakt (prod. 17 [appellanten]). Met deze verklaring wordt, overigens met het nodige voorbehoud, enige afstand genomen van de Duitse rondzendbrief van 22 augustus 2005 over de overgang van [merk 2] [merk 1] naar [merk 3]. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan niet worden gezegd dat met deze toezegging van [appellanten] aan de verschillende bezwaren van [geïntimeerde] tegen het optreden van [appellanten] in Nederland tegemoet is gekomen, zodat hierdoor niet het belang van [geïntimeerde] bij toewijzing van haar vorderingen is komen te ontvallen.

8.17 Een en ander leidt ertoe dat het hof de conclusie van de voorzieningenrechter deelt dat de onderdelen 1), 2), 3), 4) en 6) voor toewijzing vatbaar zijn. Bij onderdeel 1) zal het hof het gebod beperken tot Nederland, aangezien hetgeen naar voren is gekomen aan handelen dat aan [appellante sub 1] kan worden toegeschreven, betrekking heeft op Nederland. Verder zal het hof de verschrijving in de gevraagde rectificatie-tekst herstellen. Voor het overige worden deze onderdelen toegewezen als in het dictum nader omschreven; hierin worden voor de duidelijkheid alle toegewezen onderdelen (opnieuw) opgenomen. Om die reden wordt het vonnis geheel vernietigd. Met betrekking tot enkele onderdelen van de vorderingen tot opgave van gedane uitingen en afgifte van materiaal heeft [appellanten] te kennen gegeven dat toewijzing zinloos is omdat zij niet kan opgeven en afgeven wat niet bestaat. Op zich is dat een logische opmerking, maar deze staat niet in de weg aan een ruim geformuleerd dictum. Wanneer de opgave/afgifte van [appellanten] aan [geïntimeerde] ten aanzien van bepaalde onderdelen een dergelijke strekking heeft, is het vervolgens aan [geïntimeerde] om aan te tonen dat deze onjuist is. In dit stadium ziet het hof voorshands in de mededelingen van [appellanten] geen aanleiding het dictum te beperken.

8.18 Evenals de voorzieningenrechter wijst het hof onderdeel 5) van de vordering, inzake de verpakkingen, af. Door [appellanten] is voldoende aannemelijk gemaakt dat de verpakking van haar product [merk 3] overeenstemt met de voorheen door haar gevoerde verpakking van [merk 2] [merk 1] omdat zowel het ene als het andere product werd verkocht in een verpakking die onderdeel uitmaakt van een door haar gehanteerde huisstijl die ook voor een aantal andere producten op dit gebied wordt gehanteerd. De wijze van verpakken van [merk 3] kan onder deze omstandigheden naar het voorlopig oordeel van het hof niet worden beschouwd als een ongeoorloofd aanhaken bij de vroegere verpakking.

8.19 [geïntimeerde] heeft naar voren gebracht, kort gezegd, dat [appellanten] de groene kleur van [merk 2] [merk 1] imiteert, hetgeen tot verwarring bij de gebruikers van het product kan leiden. Een vordering heeft [geïntimeerde] op dit punt niet ingesteld, nog afgezien van de vraag of daarvoor in de stellingen van [geïntimeerde] een grondslag te vinden is. Dit punt kan blijven rusten.

8.20 Het onderdeel van de vordering dat [geïntimeerde] in hoger beroep heeft toegevoegd, inzake de productnummers, komt niet voor toewijzing in aanmerking. Door [appellanten] is voldoende aannemelijk gemaakt dat het aan [merk 2] [merk 1] toegekende productnummer deel uitmaakt van een systeem van productnummers die door haar als bestelnummers worden gehanteerd. Het type product dat bij [appellanten] in de plaats is gekomen van [merk 2] [merk 1], is nog steeds een gentamicinehoudend botcement. Het hanteren van hetzelfde productnummer door [appellanten] voor een opvolgend product kan mogelijk tot onduidelijkheden bij afnemers leiden, maar niet gezegd kan worden dat [appellanten] daardoor jegens [geïntimeerde] op enige wijze onrechtmatig handelt.

8.21 Het hof zal de op te leggen dwangsom tevens verbinden aan een tijdseenheid en de totaal te verbeuren dwangsommen aan een maximum binden. Voor een matigingsclausule als door de voorzieningenrechter toegevoegd ziet het hof, gelet op het bepaalde in artikel 611d Rv, geen aanleiding.

8.22 De consequentie van het vorenstaande is dat in het principaal appel [appellante sub 1] heeft te gelden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, zodat zij in de proceskosten veroordeeld zal worden. [appellante sub 2] is zowel in eerste aanleg als in hoger beroep in het gelijk gesteld, maar het hof gaat ervan uit dat voor deze partij niet afzonderlijk proceskosten gemaakt zijn, zodat deze ook niet afzonderlijk begroot behoeven te worden. In het incidenteel appel zijn partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk gesteld, zodat de kosten daarvan tussen partijen worden gecompenseerd.

In het incident

8.23 De kosten in het incident tot uitvoerbaar bij voorraadverklaring komen voor rekening van [geïntimeerde] nu haar vordering in dit incident niet is toegewezen.

9. De beslissing

Het hof:

in het principaal appel en in het incidenteel appel, alsmede in het incident

vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende:

wijst de vorderingen van [geïntimeerde] tegen [appellante sub 2] af;

veroordeelt [appellante sub 1] in de kosten van het geding in het principaal appel, tot op deze uitspraak aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op € 296,= aan verschotten en op € 2.682,= aan salaris procureur;

compenseert de proceskosten in het incidenteel appel, in die zin dat iedere partij de eigen kosten daarvan draagt;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. Meulenbroek, Feddes en Struik en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 1 mei 2007.